A Proteção da Marca Não Registrada

Não é raro encontrarmos empresas que já estão atuando há algum tempo no mercado sem que tenham providenciado o registro da sua marca. Isso acontece por diversos fatores, tais como orçamento reduzido, foco absoluto na implementação e operação do negócio, ou mesmo a falta de conhecimento mínimo sobre o tema e a sua importância. Mas o que muitas vezes é deixado de lado sob esses pretextos pode gerar um problema sério no médio e longo prazo.

Isso porque, depois de dedicar tanto tempo, recursos e energia no seu branding, a empresa descobre que existe uma concorrente atuando sob a mesma marca, ou, pior, que ingressou com o pedido de registro desta marca no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). E agora?

Para entendermos melhor a importância do registro da marca no INPI, precisamos compreender que o Ordenamento Jurídico brasileiro adota o princípio first to file (“primeiro a depositar”) com relação ao reconhecimento da propriedade sobre uma marca. No Brasil, o sistema de marcas é atributivo de direito, ou seja, atribui ao primeiro que depositar o pedido de registro da marca junto ao órgão competente, a sua propriedade (desde que, claro, o pedido de registro seja deferido ao final da sua análise).

Em contraponto a este sistema, alguns países (em menor número), tais como os Estados Unidos, Canadá e Austrália, adotam o princípio first to use (“primeiro a usar”), que é declarativo de direito, ou seja, o direito à propriedade da marca resulta do primeiro uso da mesma, sendo que o registro serve apenas como homologação de propriedade.

Entretanto, ainda que no nosso país impere o princípio first to file acima descrito, existe uma exceção a esta regra: o direito do usuário anterior de boa-fé.

Esta exceção está prevista no parágrafo primeiro artigo 129 da Lei nº 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial, estabelecendo que “toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro” (grifos nossos).

Em outras palavras, se, na situação que descrevemos no início, a empresa verificar que a sua marca (não registrada) teve o seu pedido de registro depositado junto ao INPI por uma concorrente e for capaz de demonstrar que, na data de tal depósito, já utilizava esta mesma marca de boa-fé (ou seja, não a “copiou” de terceiro ou está tentando se aproveitar da situação para tentar provar um uso anterior que, de fato, não existiu) há pelo menos 6 meses, ela terá o direito de precedência para realizar tal registro.

Para exercer este direito, a empresa precisará realizar depósito de pedido de registro da sua marca junto ao INPI e, dentro do prazo legal (60 dias contatos da data da publicação do pedido de registro de marca que se pretende impugnar), apresentar Oposição ao pedido de registro de marca feito pela sua concorrente, apresentando provas suficientes de que utiliza tal marca no país, de boa-fé, há pelo menos 6 meses da data do pedido de registro contestado.

Importante destacar que, há cerca de 2 anos, o entendimento do INPI sobre o instrumento administrativo adequado para suscitar o direito de precedência mudou. Até então, o INPI entendia que apenas através de Oposição é que o usuário anterior deveria exercer o seu direito, respeitando seu prazo e trâmites. Atualmente, o INPI entende que o direito de precedência pode ser suscitado também através de Processo Administrativo de Nulidade, o qual pode ser apresentado em até 180 dias contados do deferimento do pedido de registro de marca do concorrente.

Por fim, existe, ainda, a via judicial, através do ajuizamento de Ação de Nulidade em face do registro concedido ao concorrente, cujo prazo é de 5 anos contados do deferimento de tal registro.

Assim, considerando todos os trâmites acima descritos para fazer valer o direito de usuário anterior de boa-fé, bem como os custos envolvidos, recomenda-se sempre que a empresa busque realizar o registro da sua marca tão logo possível, contando, para tanto, com o auxílio de especialistas para ajudá-la a identificar qual a natureza e classe corretas para o seu registro, identificar potenciais colidências com marcas já registradas e traçar a melhor estratégia para os seus registros.

Por Dr. Fernando Abel Evangelista